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デザイン保護は 人と文化のバロメータ

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Q&A

当社の製品について、意匠権侵害という通告書を受けましたが、実施している製品は、意匠権侵害とされる登録意匠の出願日より前に、その製造を始めていました。
このような場合には、その実施は可能と思いますが、具体的にその根拠を教えていただけますか。
意匠権侵害の通告書を受けた場合、その根拠となる登録意匠(以下「本件登録意匠」という)の有効性を精査し、その登録が有効と判断されるときには、その本件登録意匠と貴社の実施意匠が、類似する意匠か否かの判断が必要です。
ご質問の状況から、両意匠が類似する可能性があるとの前提でお話しいたします。
まず、貴社の実施意匠が、本件登録意匠の出願前に公表されていることが明らかであれば、その公表の事実により、本件登録意匠について、登録無効審判を請求することができることを、まず、お伝えいたします。
公表の事実が証明できない場合、無効審判には、費用と時間を要することを勘案して、貴社の意匠の実施が可能かについては、意匠法29条に、「先使用による通常実施権」の規定があります。
ところで、世界の意匠登録制度を概観しますと、先創作主義と先願主義がありますが、創作された意匠の速やかな出願を促し、産業の発達に寄与させるという観点に立つと先願主義が優りますので、我が国の意匠法は先願主義を採用しています。その一方で、先に、意匠の創作者が存在した場合、先の創作の実施またはその準備等がある程度なされていることを要件として、先の創作者に「先使用による通常実施権」を認めて、先の創作者の保護を図っています。先創作主義と先願主義の調整を図っているものと考えられます。
また、「先使用による通常実施権」を認めることは、国家経済の見地からも有益であると考えられています。
ところで、通常実施権とは、登録意匠およびこれに類似する意匠を、単に実施する権利であり、登録意匠を直接支配する物権的な権利ではありません。単に、意匠権侵害として訴求されないことが担保されるものであり、債権的な権利と考えられています。
さて、先使用による通常実施権については、意匠法29条に、具体的に規定されています。その規定によれば、意匠権侵害の根拠となる本件登録意匠の出願の際に、その意匠またはこれに類似する意匠の存在を知らないで創作し、すなわち、善意の創作により、現に日本国内において、その意匠の実施または実施の事業の準備をしている者に、その実施または準備している意匠およびその事業の目的の範囲内で、無償の通常実施権、いわゆる「先使用権」が認められるものです。

1.先使用権が成立する要件
先使用による通常実施権、すなわち、先使用権が成立するには、まず、@本件登録意匠を知らないで、その意匠または類似する意匠を創作したことが最初の要件です。また、実施している意匠が、本件登録意匠に係る意匠を参考にし、またはそれを模倣したものでないことが要件となります。
次に、A本件登録意匠の意匠登録出願の際、現に実施または実施の準備をしていることが必要です。単に、実施意匠の図面ができている程度では足りません。
なお、実施の準備とは、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際に、本件登録意匠と同一または類似の意匠が完成し、もしくは少なくとも完成に近い状態にあったことが立証されることが必要です。実施意匠の製造ための工場の建設、設備の購入、従事者の雇用などの客観的事実があれば認められます。
また、先使用権によって認められる実施は、B事業の目的の範囲内に限られています。
事業の目的の範囲内とは、例えば、陶磁器の植木鉢を製造し、販売している業者が、プラスティック製の植木鉢(プランター)の製造まで拡大するようなことは、本来の範囲を超えており先使用権は認められません。
以上、@ないしBの全ての要件が充足されていれば、先使用による通常実施権、すなわち、先使用権が成立しますので、貴社製品の実施は、現状どおり継続することができます。

2.先出願による通常実施権
前記の「先使用の通常実施権(意29 条)」は、本件登録意匠の出願前に実施または実施の準備がなされていることが必要ですが、「先出願の通常実施権」(意匠法 29 条の 2 )は、意匠権侵害に係る本件登録意匠の「出願日」ではなく、「設定の登録の日」前に日本国内においてその意匠またはこれに類似する意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者に認められます[図1]。
先出願による通常実施権は、先使用の通常実施権と同様、善意の創作者であり、意匠権の設定の登録の際、現に日本国内において、後願の登録意匠またはこれに類似する意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者であることが要件です。
しかしながら、先出願による通常実施権は、その名が示すとおり、自己の意匠について、後願の登録意匠の出願日前に、自ら意匠登録出願をしていることが必須の要件であり(同条 1 号)、また、その意匠が、意匠法 3 条 1 項各号(新規性)の一に該当し、拒絶すべき旨の査定または審決が確定した者であることが必要です(同条 2 号)。
したがって、意匠法 3 条 1 項各号(新規性)の一つに該当することを理由として拒絶査定を受けた場合、類似するとされた意匠が公知意匠(公知意匠が登録意匠の場合は、その登録意匠による意匠権侵害の蓋然性が高いので除かれます)であるときは、出願人は、自ら意匠登録を受けることができなくても、出願した意匠の実施が可能であるとの安全性が確保されます。
拒絶の理由が、意匠法 3 条 2 項(創作非容易性)であっても、類似する公知意匠が存在するならば、最終判断は、裁判所の判断に依拠しますが、認められると考えられています。
なお、意匠法 29 条の先使用による通常実施権と意匠法 29 条の 2 の先出願による通常実施権の規定のいずれにも該当する場合には、意匠法 29 条の 2 の括弧書きに「前条に該当する者を除く」とありますので、前条、すなわち、「先使用による通常実施権」が優先して適用されます。
したがって、先使用による通常実施権と先出願による通常実施権のどちらも充足している場合は、先使用の通常実施権のみが発生し、先出願による通常実施権は発生しません。

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